Как избежать рисков при формулировке условия о виде лицензии
Карине Петунц
Ведущий юрист-эксперт Системы Юрист
Если не согласовать в договоре условие о виде лицензии, суд признает договор заключенным на условиях простой лицензии.
Заключать такой договор не выгодно лицензиату. С простой лицензией у него меньше возможностей защитить нарушенное право в случае нарушения. Например, он не сможет самостоятельно подать иск к нарушителю и требовать выплаты компенсации. Поэтому в интересах лицензиара конкретизировать в договоре вид лицензии, а именно – указать исключительную. Исключительная лицензия гарантирует лицензиату монопольное право использовать объект интеллектуальной собственности.
Лицензиар не заинтересован в том, чтобы заключить договор исключительной лицензии: такая лицензия ограничивает его права. Во-первых, в случае нарушения исключительных прав на объект в суд с иском обратится лицензиат. Поэтому компенсацию за нарушение также получит также он, а не лицензиар. Во-вторых, лицензиар может потерять право самостоятельно использовать объект в пределах, в которых передал его лицензиату. Чтобы этого не допустить, нужно прямо указать в договоре право лицензиара самостоятельно использовать объект (пп. 2 п. 1, п. 1.1 ст. 1236 ГК).
ПРИМЕР
Суд взыскал с лицензиара убытки за нарушение условия об исключительности лицензии
Участники музыкальной группы заключили лицензионный договор с менеджером. По условиям договора менеджер должен развивать и продвигать на рынке группу, рекламировать альбомы, фонограммы, организовывать концерты и продавать на них билеты. Для этого участники предоставили менеджеру на условиях исключительной лицензии право использовать объекты.
Участники группы были недовольны тем, как менеджер исполняет свои обязанности. Чтобы расторгнуть договор с менеджером, подали иск в суд. Менеджер подал встречный иск о взыскании убытков.
При рассмотрении дела суд обратил внимание на то, что истцы неоднократно нарушали условия исключительной лицензии. Соистцы самостоятельно использовали объекты, а также передали третьему лицу право использования музыкального произведения, исключительные права на которые предоставили ответчику. Из-за этого на стороне ответчика возникли убытки: при заключении договора он рассчитывал получать доходы от размещения произведений на цифровых площадках. Соистцы самостоятельно размещали произведения на цифровых площадках. Из-за этого ответчик не получил вознаграждение, на которое рассчитывал при заключении сублицензионного договора с третьим лицом.
Суд указал, что лицензиар не мог использовать результат интеллектуальной деятельности в тех пределах, в которых передал их лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии. Соистцы нарушили условия договора. Поэтому суд отказал отказал соистцам в удовлетворении иска. Встречный иск ответчика удовлетворил, взыскал с соистцов убытки (решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.12.2022 по делу № А40-144570/21-51-975).
Простая лицензия позволяет лицензиару выдавать такие же лицензии другим лицам, исключительная – нет.
Лицензиар может согласиться заключить договор исключительной лицензии, чтобы получить максимальное вознаграждение. Либо когда заключение договора на условиях простой лицензии нецелесообразно. Например, когда лицензиар передает право использования секрета производства: заключать договор о передаче секрета производства с несколькими лицензиатами увеличивает риск разглашения секретных сведений.
Лицензиар может согласиться заключить договор исключительной лицензии, чтобы получить максимальное вознаграждение. Либо когда заключение договора на условиях простой лицензии нецелесообразно. Например, когда лицензиар передает право использования секрета производства: заключать договор о передаче секрета производства с несколькими лицензиатами увеличивает риск разглашения секретных сведений.
ПРИМЕР
Суд признал договор лицензиара с третьим ничтожным: первоначальный лицензионный договор заключен на условиях исключительной лицензии
Стороны заключили лицензионный договор, по которому лицензиат получил право на использование радиоканала на условиях исключительной лицензии. Лицензиар передал лицензиату исключительное право на использование радиоканала, сайта, товарного знака. Позже лицензиар заключил еще один лицензионный договор, но с другой компанией. В этот договор лицензиар включил условия, которые частично пересекались с первоначальным лицензионным договоре. Лицензиат по первоначальному договору увидел в этом нарушение своих прав и обратился в суд.
Суд отметил, что по первоначальному лицензионному договору лицензиар предоставил истцу монопольное право на использование радиоканала. Поэтому последующий лицензионный договор, который заключил лицензиар, ничтожный (постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2022 по делу № А66-5456/2020).
В таблице разобрали формулировки о виде лицензии, выгодные для каждой из сторон сделки.
Таблица 5. Анализ условия о виде лицензии
Таблица 5. Анализ условия о виде лицензии
